原告朱某某訴稱,原告與被告上海宏景商標(biāo)代理有限公司(以下簡(jiǎn)稱宏景公司)訂立專利申請(qǐng)代理委托合同,約定由宏景公司代理原告的專利申請(qǐng)事宜。合同簽訂后,被告宏景公司的時(shí)任法定代表人滕某負(fù)責(zé)與原告溝通,并進(jìn)行專利申請(qǐng)。2010年左右,因滕某離職,被告宏景公司告知原告與被告上海宏威知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司(以下簡(jiǎn)稱宏威公司)的法定代表人袁某聯(lián)系,由袁某負(fù)責(zé)相關(guān)專利申請(qǐng)代理事宜。該專利于2015年已獲得授權(quán),但由于兩被告未將此事告知原告,兩被告和原告均未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)至專利局辦理登記手續(xù),該專利被視為放棄。原告認(rèn)為兩被告工作失誤致使其未能獲得專利權(quán),給原告造成巨大經(jīng)濟(jì)損失,要求兩被告返還代理費(fèi)及申請(qǐng)費(fèi)、實(shí)審費(fèi)6,555元及相應(yīng)利息6,089.58元、專利研發(fā)各項(xiàng)投資費(fèi)用76,800元及利息27,552.32元、專利成功后預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)讓收益3,000,000元以及因訴訟而發(fā)生的各種開支93,035元,以上共計(jì)3,210,031.90元。
被告宏威公司辯稱:宏威公司不是合同的簽訂方,涉案合同于2008年12月3日簽訂,而宏威公司于2009年4月才成立,宏威公司不是合同當(dāng)事人,不應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。被告宏景公司辯稱:原告作為專利申請(qǐng)人,應(yīng)當(dāng)對(duì)專利申請(qǐng)的進(jìn)程負(fù)有較高的注意義務(wù),專利局未將專利授權(quán)的信息送達(dá)原告,原告自身亦存在過(guò)錯(cuò),原告主張的賠償數(shù)額過(guò)高,缺乏事實(shí)及法律依據(jù)。
上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理查明,2008年12月3日,原告朱某某與被告宏景公司簽訂專利申請(qǐng)代理委托合同,約定宏景公司為朱某某的技術(shù)方案申請(qǐng)中國(guó)專利,申請(qǐng)代理費(fèi)3,000元,實(shí)際審查代理費(fèi)3,000元等。合同附有在滬聯(lián)系人朱某的通訊地址和電話等聯(lián)系方式。審理中,原告表示由于其長(zhǎng)期不在上海,故在簽訂合同時(shí)明確告知宏景公司與在滬聯(lián)系人進(jìn)行聯(lián)系,同時(shí)在合同上注明了在滬聯(lián)系人朱某的聯(lián)系方式。
與原告簽訂上述專利申請(qǐng)代理委托合同的是被告宏景公司的原法定代表人滕某,其名片顯示宏威公司和宏景公司的企業(yè)名稱,右側(cè)注明專辦專利商標(biāo),并附有地址、電話及郵箱等信息。合同簽訂時(shí),宏威公司尚未成立。
合同簽訂后,原告朱某某向宏景公司支付代理費(fèi)及申請(qǐng)費(fèi)6000余元。
合同簽訂后,滕某為原告辦理專利申請(qǐng)事宜。
2010年10月左右
原告致電被告宏景公司,宏景公司告知其滕某已經(jīng)離開,此事與宏威公司的法定代表人袁某聯(lián)系。
2011年7月
原告向袁某詢問(wèn)涉案專利申請(qǐng)進(jìn)程,袁某的助理顧某詩(shī)回復(fù)郵件稱案件仍在實(shí)審中請(qǐng)耐心等待,并在附件中告知案件的審理進(jìn)度。
2011年8月
袁某向原告送達(dá)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局出具的發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書。
2014年5月15日
袁某的助理發(fā)郵件給原告并抄送宏威公司法定代表人袁某和經(jīng)理麥某某,稱涉案專利已經(jīng)完成第三次審查意見答辯,需等待審查員的回復(fù),并稱有進(jìn)展將及時(shí)通知原告。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利公布公告顯示
2014年4月30日
公告送達(dá)涉案專利的審查意見通知書
2014年9月10日
公告送達(dá)辦理登記手續(xù)通知書
2015年3月18日
公告送達(dá)視為放棄取得專利權(quán)通知書
2015年8月12日
專利權(quán)視為放棄,放棄生效日為2010年7月28日
原告得知涉案專利權(quán)視為放棄的消息后,多次與宏威公司交涉未果,故訴至法院。
上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決:被告宏景公司應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告朱某某經(jīng)濟(jì)損失100,000元;二、駁回原告朱某某的其余訴訟請(qǐng)求。一審判決后,原告朱某某、被告宏景公司不服,均向最高人民法院提起上訴。最高人民法院作出終審判決,駁回上訴,維持原判。
法院生效裁判認(rèn)為:原告朱某某與被告宏景公司簽訂專利申請(qǐng)委托代理合同,約定被告為原告辦理專利代理事務(wù)。在涉案合同的履行過(guò)程中,自2010年10月起,就涉案專利的申請(qǐng)事宜原告均與宏威公司的法定代表人袁某進(jìn)行溝通,宏威公司以其行為參與涉案合同履行。由于原告并非專業(yè)的專利代理機(jī)構(gòu),且其長(zhǎng)期不在上海,所以在簽訂合同時(shí)特別注明在滬聯(lián)系人的聯(lián)系方式,兩被告公司對(duì)此事屬于明知,卻未將原告的正確聯(lián)系方式告知國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局,且被告宏景公司本身的地址亦不能成功送達(dá),故審查通知未能成功送達(dá)由兩被告公司造成。然而,宏威公司雖然參與了涉案合同的履行,但其并非涉案合同的相對(duì)方,在涉案合同簽訂時(shí),宏威公司尚未成立。即使由于宏威公司的過(guò)錯(cuò)造成相關(guān)文件通知未能及時(shí)送達(dá),鑒于宏威公司并非涉案合同的相對(duì)方,其不應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,因合同瑕疵履行的違約責(zé)任仍由被告宏景公司向原告承擔(dān)。
關(guān)于賠償數(shù)額,法院認(rèn)為,關(guān)于專利代理費(fèi)及申請(qǐng)費(fèi)、實(shí)審費(fèi)屬于原告因被告不履行合同義務(wù)而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)予以支持;關(guān)于專利研發(fā)的各項(xiàng)投資費(fèi)用,應(yīng)綜合考慮涉案專利申請(qǐng)的技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)攻關(guān)難度、專利權(quán)類型等酌情予以確定;關(guān)于專利成功后預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)讓收益,如果合同正常履行,在涉案技術(shù)符合專利法授權(quán)條件的前提下,原告的申請(qǐng)應(yīng)該獲得專利授權(quán),這是被告可以預(yù)見的范圍。但是在專利授權(quán)后,基于該專利展開的商業(yè)活動(dòng)可能帶來(lái)的收益具有不確定性,顯然超出了被告訂立合同時(shí)的預(yù)期。而一項(xiàng)專利最終能夠得以實(shí)施并取得成功除了考慮專利本身的價(jià)值外,還與市場(chǎng)需求、營(yíng)銷模式等其他多種因素密切相關(guān),故對(duì)于原告主張的專利授權(quán)后預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)讓收益部分的賠償費(fèi)用,法院參考專利本身的價(jià)值等因素酌情予以確定;關(guān)于因訴訟發(fā)生的各種開支,由于本案系合同糾紛,而涉案合同并未就合理費(fèi)用作出約定,故對(duì)于原告的該主張不予支持。
最后,對(duì)于因訴訟發(fā)生的各種開支,如果涉案合同對(duì)該筆費(fèi)用作出明確約定,法院通常予以支持,對(duì)未做明確約定的,一般不予支持。(來(lái)源:上海知產(chǎn)法院)
所以專利代理機(jī)構(gòu)也存在風(fēng)險(xiǎn),一不留神,就容易出差錯(cuò),因此須處處小心。
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